Art. 5
Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi
In vigore dal 16 dic 2015
Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi
1. Un marchio d'impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo se:
a)
il marchio d'impresa è identico a un marchio d'impresa anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio d'impresa è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio d'impresa anteriore è tutelato;
b)
l'identità o la somiglianza di detto marchio d'impresa col marchio d'impresa anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi d'impresa può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio d'impresa e il marchio d'impresa anteriore.
2. Per «marchi d'impresa anteriori», ai sensi del paragrafo 1, si intendono:
a)
i marchi d'impresa la cui domanda di registrazione sia anteriore alla domanda di registrazione del marchio d'impresa, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi e che appartengano alle categorie seguenti:
i)
i marchi UE;
ii)
i marchi d'impresa registrati nello Stato membro interessato o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l'ufficio Benelux per la proprietà intellettuale;
iii)
i marchi d'impresa oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro interessato;
b)
i marchi UE che, conformemente al regolamento (CE) n. 207/2009, rivendicano validamente la preesistenza di un marchio d'impresa di cui ai punti ii) e iii) della lettera a), anche ove quest'ultimo marchio sia stato oggetto di una rinuncia o si sia estinto;
c)
le domande di marchi d'impresa di cui alle lettere a) e b), sempre che siano registrati;
d)
i marchi d'impresa che, alla data di presentazione della domanda di registrazione o, se del caso, alla data della priorità invocata a sostegno della domanda di marchio, sono «notoriamente conosciuti» nello Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi.
3. Inoltre, un marchio è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo se:
a)
è identico o simile ad un marchio d'impresa anteriore indipendentemente dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali è richiesto o registrato siano identici, simili o non simili a quelli per cui è registrato il marchio d'impresa anteriore, quando il marchio d'impresa anteriore gode di notorietà nello Stato membro in relazione al quale è richiesta la registrazione o in cui è registrato il marchio d'impresa o, nel caso di un marchio UE, nell'Unione e l'uso del marchio d'impresa posteriore senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
b)
l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda di registrazione a proprio nome senza l'autorizzazione del titolare, a meno che tale agente o rappresentante non giustifichi il proprio modo di agire; e
c)
nella misura in cui, ai sensi della legislazione dell'Unione o del diritto dello Stato membro interessato in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche:
i)
era già stata presentata una domanda di denominazione di origine o di indicazione geografica conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto dello Stato membro interessato prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio d'impresa o della data di priorità invocata a sostegno della domanda, fatta salva la sua successiva registrazione;
ii)
detta denominazione di origine o indicazione geografica conferisce alla persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti da essa derivanti il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore.
4. Ogni Stato membro può disporre che un marchio d'impresa debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:
a)
siano stati acquisiti diritti a un marchio d'impresa non registrato o a un altro segno utilizzato nel commercio prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio d'impresa posteriore o, se del caso, prima della data di priorità invocata a sostegno della domanda di registrazione del marchio d'impresa posteriore, e tale marchio d'impresa non registrato o altro segno dia al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore;
b)
sia possibile vietare l'uso del marchio d'impresa in base a un diritto anteriore, diverso dai diritti di cui al paragrafo 2, e alla lettera a), del presente paragrafo, in particolare in base a:
i)
un diritto al nome;
ii)
un diritto all'immagine;
iii)
un diritto d'autore;
iv)
un diritto di proprietà industriale;
c)
il marchio d'impresa si presti a essere confuso con un marchio anteriore protetto all'estero, a condizione che, alla data di presentazione della domanda, il richiedente abbia agito in malafede.
5. Gli Stati membri provvedono affinché, in determinate circostanze, non si debba necessariamente escludere dalla registrazione o dichiarare nullo un marchio d'impresa ove il titolare del marchio d'impresa anteriore o di un diritto anteriore consenta alla registrazione del marchio d'impresa posteriore.
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri possono prevedere che gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità applicabili in uno Stato membro anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE siano applicabili ai marchi d'impresa depositati anteriormente a quella data.
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